Marchi2022-04-21T11:15:57+02:00

Cos’è il marchio?

Il marchio è un fondamentale asset aziendale che protegge l’identità di un’azienda ed offre ai consumatori un punto di riferimento circa la qualità e la provenienza dei prodotti e/o servizi che intendono acquistare.
Con la sua registrazione si può impedire a chiunque per un periodo di tempo potenzialmente illimitato di utilizzare, imitare e sfruttare un segno identico o simile, evitando così che la concorrenza tragga indebito vantaggio dagli sforzi professionali ed economici sostenuti per la sua creazione.

Servizi per la tutela dei marchi

Marchi

A partire dalle preventive ricerche di anteriorità per la scelta del marchio sino al deposito del titolo a livello nazionale e internazionale, Metroconsult offre ai suoi clienti servizi di consulenza personalizzati volti a tutelare la loro identità sul mercato.

I principali servizi offerti da Metroconsult per la tutela dei marchi sono:

  • Consulenza in relazione all’adozione di un determinato marchio
  • Ricerche di anteriorità
  • Redazione e deposito di domande per marchi nazionali, EU ed internazionali
  • Prosecuzione di domande di marchi nazionali, EU ed internazionali
  • Consulenza ed assistenza nelle procedure di esame, opposizione e appello
  • Mantenimento e rinnovo di marchi registrati
  • Redazione di pareri in merito alla validità e/o alla contraffazione di un marchio
  • Servizi di sorveglianza dei marchi per identificare possibili azioni di contraffazione o concorrenza sleale
  • Attività di vigilanza in collaborazione con le autorità doganali al fine di impedire l’immissione in commercio all’interno dell’Unione Europea di prodotti che costituiscono contraffazione di un marchio
  • Trasferimento di titolarità di marchi in Italia ed all’estero
  • Redazione di contratti di licenza, cessione e acquisizione aventi ad oggetto i marchi
  • Due diligence e valutazione economica dei marchi
  • Organizzazione di sessioni di training e seminari interni per i clienti in materia di marchi
Marchi
Cos’è un marchio?2022-04-20T16:22:18+02:00

Un marchio è un nome, una frase, un logo o un’immagine, una rappresentazione grafica, o ancora una combinazione delle diverse opzioni. L’utilizzo di un marchio serve ad indicare i servizi o i prodotti di un’impresa e distinguerli sul mercato da quelli appartenenti ad altre società concorrenti.

Perché registrare un marchio?2022-04-20T16:22:49+02:00

I diritti che derivano al titolare dalla registrazione di un marchio consistono nella facoltà di farne uso esclusivo e di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare nella propria attività economica segni identici o simili al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, se sussiste un rischio di confusione. I diritti connessi alla registrazione di un marchio si esplicano nel territorio e, salvo eccezioni (es. marchi rinomati), entro l’ambito merceologico rispetto al quale il marchio è stato adottato.

Quali tipologie di marchio esistono?2022-04-20T16:26:52+02:00

Esistono diverse tipologie di marchio:

  • marchi denominativi (o verbali): marchi costituiti esclusivamente da caratteri alfa-numerici, anche di fantasia, che tutelano le parole registrate indipendentemente dalla loro rappresentazione grafica;
  • marchi figurativi: marchi che vengono rivendicati esattamente come riprodotti graficamente nella domanda di registrazione (salva comunque la tutela anche nei confronti dei marchi simili – confondibili);
  • marchi misti (o complessi): marchi costituiti dall’insieme di parole e disegni;
  • marchi di forma (2D) o tridimensionali (3D): marchi costituiti dalla forma dei prodotti e/o delle confezioni;
  • marchi non convenzionali: negli ultimi anni accanto ai marchi “tradizionali” comunemente rappresentati da segni grafici quali lettere dell’alfabeto, numeri, figure, o disegni, sempre più frequentemente vengono utilizzati dalle imprese “nuovi” tipi di marchi caratterizzati da un colore o da una combinazione di colori (marchi di colore), da un profumo (marchi olfattivi) o da un suono (marchi sonori).
  • marchi collettivi: marchi che vengono rilasciati a soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. L’uso del marchio collettivo è disciplinato da un Regolamento d’uso che ne prescrive le condizioni d’uso, i controlli e le relative sanzioni in caso di inadempienze.
Cos’è il marchio collettivo?2022-04-20T16:27:20+02:00

Il marchio collettivo è un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti e/o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità (es. Parmigiano Reggiano, Vetro Artistico Murano). L’uso del marchio è disciplinato da un regolamento d’uso predisposto dal titolare del marchio che prescrive le condizioni d’utilizzo, i controlli e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle norme regolamentari. Il recente D.lgs. 20 febbraio 2019 n. 15 ha introdotte importanti modifiche alla disciplina del marchio collettivo, ora distinto in marchio collettivo e marchio di certificazione. In particolare, entro il 23 marzo 2020 tutti i titolari di marchi collettivi, registrati sulla base della normativa antecedente, quale che sia la data di scadenza del titolo, dovranno necessariamente indicare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, pena la decadenza del marchio, se intendano optare per la sua classificazione in marchio collettivo come specificato nella nuova disciplina, o in marchio di certificazione.

Quando un marchio è forte?2022-04-20T16:28:17+02:00

A seconda della loro capacità distintiva si usa differenziare i marchi tra forti e deboli. Un marchio è generalmente considerato forte se di fantasia o concettualmente distante dal prodotto o servizio a cui si riferisce. È, per contro, considerato debole un marchio con una diretta relazione con il prodotto e/o servizio che contraddistingue (pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato).

Cosa è la classificazione di Nizza?2022-04-20T16:32:57+02:00

Definita nel 1957 dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO – World Intellectual Property Organization), la classificazione di Nizza è un elenco che descrive la natura di prodotti e/o servizi in termini generali allo scopo di associare ad essi le domande di marchi dell’Unione Europeo (UE).

La classificazione è attualmente composta da 34 classi di prodotti (da 1 a 34) e 11 classi di servizi (da 35 a 45). Ogni classe è dotata di un’intestazione contenente informazioni di carattere generale sul tipo di prodotti o servizi contemplati (es.  classe 25 “Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”) seguita da una  serie di termini più specifici, che meglio definiscono i prodotti o servizi da proteggere per mezzo della domanda di marchio UE (es. accappatoi, calze, camicie, cappelli, cravatte, giacche, impermeabili, maglie, maglieria, maglioni, pantaloni, pantofole, pigiami, …)

Ogni Paese membro dell’Accordo di Nizza è tenuto per le registrazioni dei marchi UE ad applicare tale classificazione, identificando il numero delle classi alle quali appartengono i prodotti e i servizi per i quali si richiede la protezione attraverso il marchio.

L’edizione 2022 della Classificazione internazionale di Nizza è disponibile al seguente link.

Quanto dura un marchio?2022-04-20T16:29:15+02:00

Il marchio ha un durata di 10 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, rinnovabili all’infinito per successivi periodi di 10 anni. Il marchio deve essere rinnovato entro gli ultimi 12 mesi di validità del marchio o nei 6 mesi successi al mese di scadenza, pagando una tassa di mora.

Come tutelare un marchio all’estero?2022-04-20T16:30:24+02:00

Di fronte alle sfide dell’internazionalizzazione e alla crescente diffusione di Internet, le misure a difesa del marchio devono estendersi oltre i confini nazionali.
La scelta dei paesi esteri dove tutelare il marchio dipende da vari fattori commerciali e competitivi quali, ad esempio:

  • paesi in cui opera il titolare del marchio;
  • paesi in cui opera la concorrenza;
  • paesi in cui il marchio viene utilizzato sia come produzione che come vendita;
  • paesi con elevato rischio di contraffazione;
  • paesi in cui vi sono opportunità di valorizzazione del marchio (es. licensing, franchising, merchandising,…).

E’ possibile proteggere il proprio marchio all’estero attraverso 3 diversi iter di protezione:

  • marchio nazionale estero;
  • marchio EU;
  • marchio internazionale.
Cosa è il Secondary Meaning?2022-04-20T16:30:53+02:00

Un segno originariamente privo di capacità distintiva (e quindi non tutelabile come marchio) può divenire valido e registrabile quale marchio a seguito dell’uso e dell’attività di comunicazione, acquisendo il cosiddetto “secondary meaning”.  Questo fenomeno consente ad un’espressione descrittiva e di uso comune con il passare del tempo di assumere un ulteriore significato – “secondario” appunto – dotato della capacità di contraddistinguere la provenienza di quel determinato prodotto e/o servizio rispetto alla concorrenza (es. il quotidiano Il Giornale).

Quando un marchio decade?2022-04-20T16:31:22+02:00

Il marchio decade per 3 ragioni:

  1. volgarizzazione – se è divenuto una denominazione generica di prodotto e/o servizio o abbia comunque perso la sua capacità distintiva.
  2. illiceità sopravvenuta:
    • se è divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti e/o servizi che contraddistingue;
    • se è divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
    • nel caso del marchio collettivo o di certificazione, per l’omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un utilizzo non conforme alle condizioni del regolamento d’uso del marchio.
  3. non uso – se il marchio non è oggetto di uso effettivo per i prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato entro cinque anni dalla sua registrazione o tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.

La decadenza può essere totale o soltanto parziale. Se infatti i motivi di decadenza di un marchio sussistono soltanto per una parte dei prodotti e/o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza riguardano solo quella parte dei prodotti e/o servizi.

Quando un marchio è contraffatto?2022-04-20T16:31:53+02:00

La contraffazione si verifica quando marchi identici o simili a quello registrato, o in fase di registrazione, vengono apposti da soggetti terzi non autorizzati su prodotti simili, ma anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione, traendo in inganno il consumatore sulla reale provenienza del prodotto e sottraendo quote di mercato al legittimo proprietario.

DISCLAIMER

L’obiettivo perseguito dalla presente FAQ è fornire alcune preliminari informazioni sulla tutela di brevetti, marchi e altri titoli di proprietà intellettuale. Essa non costituisce un parere di tipo professionale o legale e per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato. Per maggior informazioni: info@metroconsult.it

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